Товарный знак: цели использования, правовая защита и спорные ситуации в суде

Конкуренция на современном и российском рынке столь велика, что в попытках обойти конкурентов некоторые игроки используют нечестные методы борьбы. Если на рынке выделяется товар, который сочетает в себе достойное качество и приемлемую стоимость, он сразу оказывается под пристальным вниманием конкурентов и становится востребован у потребителей.

Однако, находятся недобросовестные игроки на рынке, которые стремятся получить выгоду на добром имени удачливого соперника. В результате возникают случаи подделки торговой марки продукции. Законодательство России защищает добросовестных производителей. В статье мы расскажем о законных способах защиты от посягательств на интеллектуальную собственность.

Виды товарных знаков

Статья 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет товарный знак как обозначение индивидуализации товаров индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Если последние предлагают не товар, а услугу, она предоставляется под знаком обслуживания, который соответствует тем же требованиям, что и товарный знак.

В бизнес-среде нередко используют и другие синонимичные термины, такие как «торговый знак», «бренд», «логотип». Они не имеют юридической силы и подходят под определение «товарный знак» либо «знак обслуживания».

Существуют такие виды товарных знаков:

Словесное обозначение

Представляет собой наименование товара либо компании, которое включает буквы, слова и их комбинации, выполненные посредством определенного шрифта. Для словесных товарных знаков выбирается определенная цветовая гамма, однако не используются элементы графики. К этой группе также относятся рекламные слоганы.

Товарный знак: цели использования, правовая защита и спорные ситуации в суде

Графическое обозначение

Исполняется в виде эмблемы, рисунка предметов или символа, который выступает отличительным признаком производителя. При этом изображение может сочетать в себе несколько рисунков и цветовых решений. Яркий пример такого товарного знака – логотип McDonald’s.

Товарный знак: цели использования, правовая защита и спорные ситуации в суде

Комбинированное обозначение

Сочетают в себе текстовую и графическую информацию, выполненную с использованием определенных цветовых решений и шрифтов.

Товарный знак: цели использования, правовая защита и спорные ситуации в суде

Объемное обозначение

Представляет собой объекты, выполненные в трехмерном измерении. Они в том числе могут быть упаковкой товара. Один из ярких примеров – стеклянная бутылка Coca-Cola, имеющая уникальную запатентованную форму.

Товарный знак: цели использования, правовая защита и спорные ситуации в суде

Звуковое обозначение

Товарные знаки, представляющие собой комбинацию звуков, слоган. Они широко применяются в ходе рекламной деятельности в СМИ (на радио и телевидении), а также актуальны для операторов мобильной связи.

Преимущества правовой защиты товарных знаков

Правовая защита товарного знака осуществляется посредством его регистрации в уполномоченных органах тех стран, где планируется его использование.  Это необязательная процедура, однако она необходима для защиты интересов компании.

Нередко возникают ситуации, когда в нечестной конкурентной борьбе другие производители начинают поставлять на рынок товар либо услугу под видом успешного бренда, продукты которого пользуются стабильным спросом и хорошей репутаций. Во-первых, это влечет отток клиентов и как следствие – недополучение прибыли. Во-вторых, когда на рынке появляется некачественная подделка под тем же товарным знаком, это становится причиной испорченной репутации компании.

В регистрации товарного знака нуждаются не только крупные, но и мелкие производители.

Если своевременно, в начале существования компании не выполнить эту процедуру, конкуренты могут воспользоваться ситуацией и начать выпускать продукцию под таким же или крайне похожим названием, то есть начать зарабатывать на честном имени и репутации, в которые не вложили свои деньги.

Что еще хуже, недобросовестные игроки рынка могут первыми подать документы на регистрацию, и тогда уже недальновидный предприниматель не сможет отстоять свои интересы даже в суде. Таким образом, регистрация товарного знака предотвращает фактически факт его кражи.

Сразу после регистрации товарного знака компания прилучает ряд прав и преимуществ:

  • право использовать зарегистрированный объект по всей территории, где действует регистрация;
  • право использовать товарный знак во всех видах рекламной продукции, на товарах и их упаковках, в документах, в имени домена, а также при оформлении рекламного сайта;
  • право продать товарный знак либо передать его в пользование другим хозяйствующим субъектам;
  • право использовать товарный знак в качестве залога при совершении банковских операций;
  • возможность требовать от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соблюдения исключительных прав на зарегистрированный товарный знак (эта норма включает запрет на маркировку знаком схожих либо аналогичных товаров).

Особенности регистрации товарного знака

Товарный знак находится под защитой в стране его регистрации в связи с действием принципа территориальности по нормам международного права. Регистрация выполняется в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации товарных знаков.  На текущий момент она выделяет 34 класса товаров и 11 классов различных услуг.

На всей территории Российской Федерации вопросами защиты интеллектуальной собственности, в том числе регистрацией товарных знаком занимается ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности.

Процедура регистрации занимает около года, но иногда растягивается до 15 месяцев. Право на товарный знак действует в течение 10 лет, после чего можно будет выполнить перерегистрацию. Таким образом, право распоряжаться товарным знаком можно без ограничений во времени – достаточно точно периодически продлевать регистрацию.

Регистрация в Российской Федерации действует лишь в пределах страны, как было обозначено выше. Чтобы иметь право распорядиться товарным знаком за пределами РФ, необходимо зарегистрировать его в соответствии с правилами тех стран, где планируется его использование.

Отметим, что в соответствии с нормами международного и российского права перед процедурой регистрации товарного знака следует удостовериться, что он может быть зарегистрирован. Часто аналогичный логотип уже используется другими юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. На текущий момент в Роспатенте уже зарегистрировано более полумиллиона объектов.

Сверка регистрируемого товарного знака с уже зарегистрированным на предмет совпадений находится в компетенции Патентного бюро. Эта организация сравнивает логотип либо наименование в теми, которые уже состоят в базе данных, чтобы исключить любые возможные совпадения.

По окончанию процедуры выдается свидетельство о регистрации товарного знака удостоверяющие права владельца распоряжаться им и использоваться для ведения коммерческой деятельности.

Использование товарного знака третьими лицами

Индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо вправе осуществлять контроль использования обозначения другими лицами. Эта норма распространяется на такие частные случаи:

  • выполнение маркировки продукции, ее упаковка, продажа, транспортировка, а также рекламная деятельность с целью продвижения товара;
  • использование товарного знака в качестве знака обслуживания;
  • упоминание в документах, регулирующих оборот продукции;
  • использование с целью продвижения продукта посредством рекламных буклетов, флаеров, вывесок, баннеров и т.п.;
  • использование в сети Интернет, включая название домена и адрес электронной почты.

Правовая защита товарного знака распространяете исключительно на случаи, когда третьи лица заинтересованы в обогащении. Правообладатель не имеет права осуществлять регулирование обращения логотипа, когда оно выполняется в личных целях и не преследующее цель получение прибыли.

Правообладатель также не имеет права запрещать осуществление каких-либо действий с товарным знаком третьему либо, если им (владельцем) ранее было выдано письменное согласие.

Эти особенности важно учитывать при защите зарегистрированной интеллектуальной собственности от посягательств, кражи, копирования и других нежелательных действий.

Наличие свидетельства о регистрации у правообладателя не гарантирует, что товарный знак не будет использован недобросовестными конкурентами, чтобы извлечь финансовую выгоду.

Такие ситуации требуют немедленных и решительных действий в рамках закона.

Однако, как показывает практика, защита интеллектуальной собственности требует больших усилий, участия квалифицированных юристов и выводов независимых экспертов.

Виды правовой защиты товарного знака в Российской Федерации

Чем больше компаний и индивидуальных предпринимателей появляется на рынке, тем актуальнее становится вопрос правовой защиты товарного знака. В случае неправомерного использования интеллектуальной собственности ее владелец имеет право на возмещение ущерба в требуемом размере. Эти нормы регламентируются административным, гражданским и уголовным правом.

Среди способов правовой защиты товарного знака выделяют: гражданско-правовой, административно-правовой, уголовное преследование.

Гражданско-правовая защита

Осуществляется через арбитражный суд.

В компетенцию этих органов власти входит рассмотрение дел о защите исключительного права на товарный знак, о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака вследствие его применения на товарах, не имеющих единых характеристик, а также о заключении и об исполнении лицензионного договора и договора о передаче исключительного права на товарный знак.

Процесс представляет собой подачу искового заявления потерпевшей стороной с изложением требований о прекращении незаконного использования объекта интеллектуальной собственности. В документе выставляется требование возместить финансовый ущерб в результате незаконных действий ответчика.

Товарный знак: цели использования, правовая защита и спорные ситуации в суде

Комментируют эксперты по защите интеллектуальной собственности из КСК групп: «На практике в большинстве случаев не удается определить точно сумму этого ущерба, поэтому может выставляться требование выплатить компенсацию в определенном размере.

» Размер такого штрафа в соответствии с российским законодательством может составлять от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Размер регламентируется статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерацию.

Чтобы получить компенсацию, истцу достаточно предоставить доказательства несанкционированного использования товарного знака.

К гражданско-правовой защите относится также публикация решения арбитражного суда в СМИ. Эта мера призвана восстановить репутацию пострадавшей стороны.

Административно-правовая защита

Этот вид защиты представляет собой направление обращения пострадавшей стороной в Палату по патентным спорам (для оспаривание незаконной регистрации товарного знака), таможенные органы (для предотвращения ввоза на территорию страны товаров, маркированных незаконными логотипами) либо в Антимонопольную службу по месту регистрации нарушителя либо по месту совершения противоправных действий (для выявления и противоборства со случаями недобросовестной конкуренции).

Уголовное преследование

В статье 180 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание за незаконное использование товарного знака.

Чтобы применить этот вид защиты, истец должен предоставить доказательства, что ответчик неоднократно незаконно использован товарный знак, что повлекло финансовый ущерб.

Этой же 180-й Уголовного Кодекса предусмотрена ответственность за применение предупредительной маркировки, если знак в действительности не зарегистрирован.

Самозащита собственников товарных знаков

Собственники торговых знаков в настоящее время стремятся их защитить своими силами, и стоит отметить, что это один из действенных и эффективных методов. В ход идет использование фигурных емкостей, голограмм и других элементов, которые сложно подделать или скопировать.

Читайте также:  Правила закрытия ООО с долгами и кто ее может инициировать?

Такой метод требует дополнительных затрат со стороны владельцы товарного знака, однако в случае несанкционированного использования его интеллектуально собственности (подделки. Копирования) будет намного проще доказать факт правонарушения в судебных органах.

Защита товарного знака в сети Интернет

В эпоху развития современных технологий Интернет стал площадкой, где недобросовестные конкуренты могут легко воспользоваться чужим хорошо раскрученным и успешным именем

При покупке домена владелец может ошибочно полагать, что он имеет исключительное право как на имя ресурса, так и на материалы, публикуемые на сайте.

В действительности, домен вносится юридическим лицом, осуществляющим регистрацию, в реестр доменных имен. Такая регистрация действует в течение 1 года, после чего следует повторить процедуру.

Таким образом, права владельца сайта ограничиваются сроком регистрации домена.

Может возникнуть ситуация, при которой контент сайта будет скопирован. При этом суд не посчитает это правонарушением, поскольку регистратор контента не несет ответственность за его воспроизведение сторонними лицами.

Чтобы обезопасить от противозаконных действий, способных испортить имидж компании и привести к финансовым убыткам, следует принять меры, то есть официально зарегистрировать все компоненты интернет-ресурса.

Название домена регистрируется в качестве товарного знака. Оформление сайта можно защитить, оформив патент на промышленный образец. Программный код сайта следует регистрировать в качестве программы. Изображения нужно депонировать в авторском сообществе.

Официальная регистрация всех вышеупомянутых объектов не обезопасит от несанкционированных действий третьих лиц, однако в случае правонарушения владелец сможет привлечь нарушителя к ответственности в рамках правового поля и запросить у него компенсацию, которая покроет издержки.

Отметим, что иногда объекты интеллектуальной собственности регистрируются за пределами Российской федерации. В этом случае у владельца должны быть подтверждающие документы о правообладании, признанные нормами российского права. В этом случае процедура защиты товарного знака в сети Интернет не отличаете от описанной выше.

Защита товарного знака, правовой способ охраны исключительного права на ТЗ

Товарный знак: цели использования, правовая защита и спорные ситуации в суде

Регистрируя товарный знак, производитель рассчитывает на возможность пользоваться своим исключительным правом на него. Это означает, что только владелец бренда (или лицо, которому он дал такое право) может рекламировать и продвигать на рынке свою продукцию. Если же зарегистрированное обозначение нелегально использует кто-то другой, то начинает действовать правовая защита товарного знака.

Способы защиты исключительного права на товарный знак перечислены в статье 1515 ГК РФ. Рассмотрим их подробнее.

Признаки нарушения права на бренд

Но сначала надо понять, что является нарушением прав на товарный знак. Дело в том, что здесь не так всё однозначно.

Защита бренда возможна при соблюдении всех этих условий:

  • использование недобросовестным конкурентом тождественных обозначений или сходных с ним до степени смешения;
  • однородность товаров и услуг;
  • использование правообладателем товарного знака в своей деятельности.

Предположим, на рынке давно работает сеть автошкол «Drive». Недобросовестный конкурент в этой же сфере начинает деятельность под маркой «Драйв». Обозначение не тождественное, однако здесь есть все признаки сходства, потому что на слух два этих слова звучат одинаково.

В данном случае действительно происходит нарушение прав на товарный знак сети автошкол «Drive». Но если бы это знак был только зарегистрирован, но не использовался в бизнесе, то правообладатель не смог бы защитить его в суде. Почему?

Существует статья 10 ГК РФ, которая определяет пределы осуществления гражданских прав. И она не позволяет регистрировать торговый знак просто так, без намерения использовать в дальнейшем, и при этом требовать его защиты.

В качестве примера можно привести Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013. Хладокомбинату было отказано в защите торговой марки «Афродита», потому что в течение 15 лет с даты регистрации обозначение ни разу не использовалось.

Когда же другой производитель мороженого стал размещать аналогичный знак на своих товарах, хладокомбинат решил ему воспрепятствовать. Но суд пришёл к выводу, что у истца отсутствует нарушенное право, более того, такие действия правообладателя являются недобросовестными.

Как продлить срок действия товарного знака?

Товарный знак: цели использования, правовая защита и спорные ситуации в суде

Что можно сделать при нарушении прав на товарный знак

Вернёмся к статье 1515 ГК РФ, где описаны способы защиты исключительного права на товарный знак.

Это норма устанавливает, что владелец бренда, если его исключительное право действительно нарушено, может:

  • потребовать от нарушителя изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки, на которых размещён чужой товарный знак;
  • потребовать удаления рекламы с незаконным использованием бренда;
  • получить от нарушителя возмещение убытков или выплату компенсации в размере до 5 млн рублей или двукратной стоимости товаров.

Защита бренда начинается со сбора доказательств. Если правообладатель обнаружил незаконную рекламу в интернете, то необходимо сделать нотариальное заверение скринов сайта, где она размещена.

Если контрафактный товар обнаружен в магазине, можно купить его, сохранив чек с данными продавца. Кроме того, в качестве доказательств судом принимается фото и видео с зафиксированными фактами нарушения права на товарный знак.

Всё это потребуется для подготовки претензии, которую надо направить на адрес нарушителя. Если он никак не отреагирует, то через 30 дней владелец бренда вправе обратиться в суд.

Кроме того, охрана торговой марки может осуществляться с помощью Федеральной антимонопольной службы, Роспотребнадзора и полиции.

ФАС определяет использование чужого товарного знака как недобросовестную конкуренцию, за которую могут оштрафовать на 100 000 рублей (статья 14.33 КоАП РФ). Для Роспотребнадзора этот факт означает введение потребителей в заблуждение (статья 14.10 КоАП РФ), за что налагается штраф в размере до 200 000 рублей. А полиция вправе привлечь нарушителя по статье 180 УК РФ.

Многие розничные продавцы уже понимают, что продавать, например, товары с популярными героями мультфильмов просто так нельзя.

Закупать такие изделия надо только у производителей или тех, кто получил от них соответствующее разрешение.

И не стоит рассчитывать, что правообладатель не станет обращать внимание на такую мелочь, как продажа детских носков с незаконным использованием товарного знака.

Именно такая ситуация стала причиной иска компании Smeshariki GmbH к индивидуальному предпринимателю (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06. 02. 2014 г. по делу N А56-18650/2013).

Товарный знак: цели использования, правовая защита и спорные ситуации в суде

За нелегальное использование бренда «Смешарики» с продавца взыскали 30 000 рублей, хотя изначально сумма иска составляла 80 000 рублей. Суд признал нарушение исключительного права на торговый знак, однако учел и другие обстоятельства дела:

  • незначительная стоимость контрафактного товара;
  • отсутствие доказательств убытков истца;
  • недоказанность многократности нарушения и его умышленного характера.

Таким образом, рычагов воздействия на того, кто незаконно использует чужой товарный знак, достаточно. Но все эти способы требуют активной позиции правообладателя. Если владелец бренда реагирует на каждый, даже мелкий, факт нарушения его прав, это постепенно снижает количество таких случаев.

Судебные споры по товарным знакам

Товарный знак — это обозначение (изображение, слово или фраза), по которому люди идентифицируют продукцию определенной компании. Если товар приобрел доверие у покупателей, то и остальная продукция под данным товарным знаком будет ассоциироваться с высоким качеством.

По сути, такое средство индивидуализации «работает» на репутацию компании. И многие пытаются этим воспользоваться, используя его незаконно. Поэтому зачастую компаниям приходится обращаться в суд, чтобы защитить свои исключительные права на товарный знак.

В каких случаях это возможно, и каков порядок урегулирования судебных споров по товарным знакам?

Товарный знак: цели использования, правовая защита и спорные ситуации в суде

Основания для судебной защиты прав на товарный знак

Итак, компания разработала свой товарный знак. Но чтобы распоряжаться им по своему усмотрению, необходимо его зарегистрировать.

Однако правовую защиту от незаконного использования товарного знака можно получить только на территории той страны, где оформлено свидетельство.

В нашей стране регистрацию проводит Роспатент, а охранный документ выдается только на 10 лет с правом продления на аналогичный период.

Следовательно, можно выделить три категории судебных споров по товарным знакам:

  1. Споры, связанные с регистрацией товарного знака

К таким делам можно отнести отказ или приостановку рассмотрения заявки, отказ в принятии или признании заявки отозванной, и т.д.

  1. Нарушение исключительных прав на товарный знак

В основном рассматриваются споры, связанные с нелегальным использованием чужого товарного знака, досрочным прекращением его правовой охраны и т.д.

  1. Операции с товарным знаком

Передача прав на товарный знак может быть оформлена лицензионным договором, договорами уступки или коммерческой концессии. Но если их неправильно оформить, может возникнуть спорная ситуация, которую придется разрешать в суде.

Наиболее распространены судебные споры по защите исключительных прав на товарный знак.

Стоит учесть один нюанс. Не всегда можно сразу обратиться в суд за защитой прав. Ряд споров, касающихся регистрации товарного знака или прекращения правовой защиты, предусматривает досудебный порядок разрешения. Поэтому сначала придется подать жалобу в Палату по патентным спорам, а затем в суд.

Участники судебного процесса

С исковыми требованиями в суд могут обратиться:

  • правообладатель товарного знака, который зарегистрирован в Роспатенте — организация или частный предприниматель;
  • соискатель, который подал заявку на регистрацию товарного знака;
  • лицо, которое на законных основаниях использует зарегистрированный товарный знак.

В суд могут обратиться и нарушители, которые решили оспорить привлечение к административной ответственности. Например, за противоправное использование товарного знака (ст. 14.

10 КоАП РФ) или за выявление фактов недобросовестной конкуренции с незаконным использованием чужих средств индивидуализации (ст. 14.3 КоАП РФ).

Нарушителем исключительного права может быть организация, предприниматель или частное лицо.

Другими участниками судебного процесса выступают эксперты или специалисты, если для разбирательства дела требуются их познания. Также в качестве заинтересованного лица на суде может выступать Роспатент. Например, при оспаривании режима правовой защиты товарного знака.

Ваш товарный знак незаконно используют на продукции — можно смело обращаться в суд.

Порядок урегулирования спора в суде

Каждый правообладатель вправе требовать устранить нарушение до суда. Для этого нарушителю нужно отправить претензию. Если он отказывается или уклоняется от выполнения предъявленных требований, можно обращаться в суд.

Но в какой суд следует подать заявление? У вас есть два варианта:

  1. Суд по интеллектуальным правам;
  2. Арбитражный суд.

Первый орган разрешает споры в качестве суда первой и кассационной инстанции. Давайте рассмотрим, какие споры данные суды вправе рассматривать:

Суд по интеллектуальным правам Арбитражный суд
споры, касающиеся использования товарных знаков (в качестве кассации) споры, касающиеся использования товарных знаков (в качестве суда первой инстанции)
– досрочное прекращение охраны товарного знака из-за его неиспользования;

  • – досрочное прекращение действия коллективного товарного знака;
  • – оспаривание решения Роспатента об отказе принятия заявки на регистрацию товарного знака к рассмотрению (*);
  • – оспаривание регистрации товарного знака (*);
  • – оспаривание нормативно-правовых актов органов исполнительной власти, касающихся товарных знаков;
  • – взыскание вреда, причиненного такими актами;
  • – оспаривание решения ФАС РФ (недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительного права на товарный знак) и возмещение вреда, причиненного таким решением
– нарушение прав на товарные знаки;
– споры, связанные с заключением и исполнением договоров отчуждения и лицензионных договоров;
– привлечение к административной ответственности за незаконное использование товарного знака
Читайте также:  Как оформить временную опеку?

Для категорий споров, которые помечены звездочкой, обязателен досудебный административный порядок разрешения.

В большинстве случаев в качестве суда первой инстанции выступает Суд по интеллектуальным правам.

Однако при рассмотрении иска о нарушении исключительного права на товарный знак первой инстанцией выступает Арбитражный суд того региона, где находится нарушитель.

Суд по интеллектуальным правам сможет рассмотреть дело только на стадии кассации. Обжаловать решение арбитража можно в течение 2 месяцев.

Как доказать факт нарушения?

Товарный знак: цели использования, правовая защита и спорные ситуации в суде

Это должен сделать правообладатель, который не ограничен в средствах доказывания. Какие доказательства можно представить суду:

  • контрафакт, на котором размещен ваш товарный знак (подтвердить можно актом о его изъятии или контрольной закупке);
  • товары, которые продавались за пределами указанной в лицензионном договоре территории;
  • платежные документы, которые подтверждают лишь частичную выплату вознаграждения за использование товарного знака;
  • заключения эксперта, фото и видеоматериалы.

Чем больше доказательств вы предоставите, то выше шанс выиграть судебный спор по товарным знакам.

Что касается экспертизы, то проводить ее не обязательно. С 2007 года суды рассматривают спор о сходстве товарных знаков с точки зрения потребителя, т.е. без экспертного мнения. Тем не менее суд вправе пригласить специалиста, если понадобятся его познания.

Какие исковые требования можно предъявить к нарушителю?

С 2015 года законом введено новое правило — правообладатель вправе просить суд о взыскании денежной компенсации с нарушителей. При этом он может выбирать, какое требование предъявить:

  1. полного возмещения убытков и упущенной выгоды;
  2. компенсации в пределах установленных законом лимитов.

В первом случае ему самостоятельно нужно провести расчет и доказать сумму требований, а во втором — положиться на суд, поскольку он установит окончательный размер компенсации с учетом характера и степени нарушения.

Помимо компенсации, правообладатель вправе рассчитывать на возмещение судебных расходов, понесенных для отстаивания своего права. Такого мнения придерживается и Первый арбитражный апелляционный суд (Постановление от 01.12.2014 г. по делу № А11-4641/2013).

С нарушителя исключительных прав на товарный знак можно взыскать денежную компенсацию и судебные издержки.

Верховный суд РФ формирует новые подходы к вопросу о злоупотреблении правом на товарный знак

  • За последние годы существенно увеличилось количество дел по искам о защите исключительных прав на товарные знаки, поданных лицами, которые такие товарные знаки регистрируют в больших количествах и не используют их по прямому назначению.
  • Зачастую такие компании ведут свою деятельность по извлечению прибыли путем продажи зарегистрированных товарных знаков, содержащих в качестве охраняемых элементов или состоящих только из громких и привлекательных с коммерческой точки зрения слов (например, ФУТБОЛ, ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ), а также посредством выявления участников гражданского оборота, использующих принадлежащие им товарные знаки или сходные обозначения, и заявления требований о взыскании компенсаций или понуждения к заключению договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, либо возмездных лицензионных договоров.
  • При этом суды, рассматривая такие дела, как правило, применяли формальный подход: лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса РФ.

До недавних пор применение судами положений статьи 10 Гражданского Кодекса, которая устанавливает злоупотребление правом как основание для отказа в иске, а тем более прямое применение положений статьи 10bis Парижской Конвенции (1883 г.) было большой редкостью.

В последнее время известность в качестве таких компаний-правообладателей приобрели ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» и ООО «Новые технологии».

На имя этих компаний зарегистрировано в общей сложности несколько тысяч товарных знаков в отношении самых разных товаров и услуг. Принадлежащие им товарные знаки представляют в большинстве своем популярные, общеупотребимые и «привлекательные» словесные или комбинированные обозначения.

Помимо этого, указанным компаниям принадлежит огромное количество доменных имен, также не являющихся фантазийными обозначениями.

ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» и ООО «Новые технологии» являлись истцами в большом количестве дел, связанных с взысканием компенсаций за незаконное использование принадлежащих им товарных знаков третьими лицами.

По ряду дел между истцами и ответчиками были заключены мировые соглашения с условием последующего отчуждения спорных знаков, в то время как в некоторых делах суды удовлетворили требования о взыскании компенсации.

Проблема заключалась в том, что суды формально подходили к рассмотрению дел и установив сходство между зарегистрированным товарным знаком и фактически используемым обозначением, а также однородность товаров, не находили оснований для отказа в исках.

Переломный момент в судебной практике наступил, когда указанные компании обратились с исковыми заявлениями к одному из крупнейших отечественных производителей мороженного — ОАО «Белгородский хладокомбинат», а также к крупнейшему иностранному производителю конфетной продукции компании «Перфетти Ван Мелле», интересы которого представляли юристы «Городисский и Партнеры». Правообладатели ссылались на незаконное использование производителем обозначений «АФРОДИТА», «Птичка», «Ноктюрн», «Праздничное», «ФУТБОЛ», представляющих собой зарегистрированные товарные знаки, и требовали прекращения допущенного нарушения и выплаты денежной компенсации.

Рассмотрев дела № № А08-8801/2013, А08-8802/2013, А14-10317/2014, А14-10319/2014, А14-10320/2014 по существу, арбитражные суды вынесли неожиданные решения, отказав правообладателям в удовлетворении их требований, сославшись, помимо прочего, на статью 10 Гражданского Кодекса РФ.

Суды, фактически процитировав п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.

2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указали на то, что лицу может быть отказано в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Кроме того, суд вправе признать недобросовестными действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, то есть действий по защите нарушенных исключительных прав на товарный знак, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем.

При этом суд должен учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.

В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Указанные решения были оставлены без изменения судом апелляционной инстанции.

При этом в ходе рассмотрения одного из дел судом апелляционной инстанции правообладателям было предложено представить письменные пояснения относительно обстоятельств регистрации спорных товарных знаков и причин их неиспользования правообладателем с даты регистрации — то есть в течение более 18 лет! Никаких пояснений истцами представлено не было.

Правообладатели не согласились с вынесенными решениями и подали соответствующие кассационные жалобы в Суд по интеллектуальным правам.

Доводы, изложенные в кассационных жалобах правообладателей, повторяли положения «Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий», утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года № СП-21/2, согласно которой установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. Само по себе неиспользование товарного знака правообладателем, в том числе осуществляющим действия по «аккумулированию» товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции. При этом, по мнению правообладателей, в деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о намерении истца причинить вред ответчику при регистрации товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам неожиданно прислушался к доводам правообладателей и указал на то, что в целях установления факта злоупотребления истцами своими правами нижестоящим судам следовало выяснить цель регистрации товарного знака, наличие реального намерения его использовать, а также причины неиспользования. Поскольку в решениях судов отсутствуют выводы о том, имели ли правообладатели «реальное намерение использования спорных знаков», указанные дела следует направить на новое рассмотрение для уточнения данных вопросов.

Постановления Суда по интеллектуальным правам во многом являлись парадоксальными и оставили открытым вопрос о том, какие именно доказательства должны быть представлены в материалы дела, чтобы суд смог установить цель регистрации товарных знаков, которая состоялась более 18 лет назад.

При этом очевидно, что такой подход предполагал бы необходимость доказывания «отрицательных фактов» ответчиками в случае их ссылки на отсутствие цели законного использования товарных знаков при их регистрации истцами.

Истцы же, в свою очередь, также не смогли бы представить доказательств реального намерения использовать спорные знаки по причине отсутствия таких доказательств.

ОАО «Белгородский хладокомбинат» обжаловал постановления Суда по интеллектуальным правам в Верховный суд РФ, который рассмотрел жалобу и, фактически, сформировал свою позицию по данной категории споров.

Определениями № 310-ЭС15-2555 от 23.07.2015 и № 310-ЭС15-12683 от 20.01.

2016 Верховный суд РФ отменил Постановления Суда по интеллектуальным правам и оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций.

В указанных Определениях Верховный суд РФ указал на следующее:

  1. Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.
  2. Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).
  3. С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.
Читайте также:  Отзыв на исковое заявление в РФ, содержание и порядок подачи

При этом Верховный суд РФ счел доказанным тот факт, что спорные товарные знаки не использовались правообладателями с даты их регистрации, а сами правообладатели никогда не являлись ни производителями мороженого, ни лицами, осуществляющими его оборот.

Данные выводы также подтверждаются судебными актами Суда по интеллектуальным правам, в соответствии с которыми правовая охрана товарных знаков была досрочно прекращена в связи с тем, что правообладатели не представили доказательств их использования.

С учетом вышеизложенного, судебная коллегия Верховного суда РФ определила, что действия истца свидетельствуют о злоупотреблении правом, в связи с чем арбитражные суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали истцу в судебной защите.

Данный подход Верховного суда РФ полностью подтвердил правовую позицию компании «Перфетти Ван Мелле» в делах, которые рассматривались в то же время, что позволило успешно защитить права компании от требований недобросовестного правообладателя товарного знака «ФУТБОЛ».

Выводы, сделанные Верховным судом РФ, несомненно, смогут позитивно повлиять на судебную практику по аналогичным делам и пресечь незаконную деятельность компаний, аккумулирующих товарные знаки без реальной цели их использования.

Правовая охрана товарного знака

1. Товарный знак — это обозначение (словесное, изобразительное, объемное, звуковое и др.), служащее для индивидуализации определенной группы товаров, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Из числа общих критериев правовой охраны средств индивидуализации особый интерес представляет такой критерий, как различительная способность товарного знака. Имеется несколько проявлений различительной способности:

а) принципиальная возможность вызывать у потребителя ассоциации с товаром. В определенной степени для товарного знака требуется индивидуальность — не обладают различительной способностью «простые геометрические фигуры, линии, числа».

Однако было бы ошибочно приравнивать различительную способность к оригинальности обозначения. Напротив, считается, что различительной способностью обладают самые простые слова в силу их обычности и способности к запоминанию (пример: товарный знак «Добрый»).

Не обладают различительной способностью как раз «отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово» .

Так, в свое время в России по данному основанию не было зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение «XC90» одного известного производителя автомобилей.

———————————

Пункт 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. N 482.

Принципиальная невозможность вызывать у потребителя ассоциации с товаром — это умозрительное предположение. Практика может опровергнуть такое предположение.

Поэтому часто «линии, цифры, отдельные буквы» приобретают различительную способность в результате их использования, когда рядовой потребитель может уверенно указать, какие именно товары идентифицируют эти буквы и цифры.

Тогда обозначение может быть зарегистрировано как товарный знак;

б) возможность вызывать у потребителя ассоциации с конкретным товаром. Недопустимо регистрировать в качестве товарного знака обозначения, которые характеризуют товары определенного вида в целом.

Так, для молочной продукции нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака слово «молоко» (но можно зарегистрировать слова «птичье молоко» для конфет). Очевидно, что закрепление монопольного права на такие обозначения только за одним правообладателем противоречило бы требованиям добросовестной конкуренции.

Теми же причинами вызвана невозможность регистрации в качестве товарных знаков общепринятых символов и терминов, а также обозначений, представляющих собой форму товаров.

К данному основанию примыкает драматичная ситуация, когда конкретное обозначение, бывшее когда-то новым (и даже оригинальным), из-за слишком большой популярности вдруг становится собственным именем всего класса товаров.

Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, являются следующие обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и др. .

———————————

Пункт 3.1 приложения 2 к Приказу Роспатента от 27 марта 1997 г. N 26.

2. Исключительное право на товарный знак. Правовая охрана товарного знака строится по образцу патентного права и предоставляется товарному знаку в случае его государственной регистрации. Решение о государственной регистрации товарного знака принимается по итогам экспертизы.

Зарегистрированный товарный знак вносится в Государственный реестр товарных знаков, правообладателю выдается свидетельство на товарный знак. Сведения о зарегистрированном товарном знаке подлежат публикации.

Помимо возникновения исключительного права на товарный знак государственной регистрации подлежат переход исключительного права, залог исключительного права и предоставление права использования товарного знака по лицензии.

Исключительное право на товарный знак возникает в результате государственной регистрации обозначения, но началом исчисления срока действия товарного знака является дата приоритета (дата подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака).

Десятилетний срок действия исключительного права может быть продлен неограниченное количество раз при условии, что заявление о продлении срока подано в патентное ведомство в последний год действия исключительного права.

В этом случае срок продлевается автоматически без проведения экспертизы.

Несоблюдение условий охраноспособности товарного знака является основанием недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку. Споры рассматриваются в административном порядке с последующим судебным контролем.

Содержание исключительного права. Способами использования товарного знака являются:

действия с материальным носителем. Это размещение товарного знака на самих товарах, на этикетках или упаковках товаров, которые ввозятся на территорию Российской Федерации либо вводятся в гражданский оборот (производятся, продаются, предлагаются к продаже и т.п.);

действия, не связанные с материальным носителем. Это размещение товарного знака на вывесках и в рекламе; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в сети Интернет, в том числе в доменном имени, и т.п.

Обязанность использования товарного знака.

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно (в отношении всех или части товаров, на которые было закреплено исключительное право) вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. При этом закон не содержит требования к правообладателю лично производить товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

3. Ограничения исключительного права на товарный знак.

1. Из числа общих ограничений исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности к товарному знаку применяется одно единственное — исчерпание права.

Это означает, что свободное использование товарного знака без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения допускается только в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, даже использование товара, маркированного товарным знаком, для личных нужд без лицензионного соглашения (например, ввоз на территорию России легально приобретенного автомобиля, смартфона или баночки газированной воды) является нарушением исключительного права на товарный знак, а сам такой товар считается контрафактным.

2. Специальным ограничением исключительного права на товарный знак по объему правовой охраны является ограниченность права определенной сферой. Для товарных знаков этой сферой является действие исключительного права в отношении группы однородных товаров.

При государственной регистрации товарного знака устанавливается исключительное право заявителя только на определенные товары определенных классов. Соответственно, и свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право на товарный знак только в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Классификация товаров проведена в Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ) .

———————————

См.: Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.

Если правообладатель выпускает под своим товарным знаком, например, шампунь, то нарушением его исключительного права является выпуск под сходным обозначением, например, мыла. Шампунь и мыло принадлежат к одному классу по МКТУ и образуют группу однородных товаров.

Таким образом, применение МКТУ позволяет применять формальный подход при установлении факта нарушения исключительного права. Но, например, автомобили и автомобильные дверные ручки относятся к разным классам товаров по МКТУ (автомобильные ручки попали в класс мебели). Это, конечно, абсурдно.

Поэтому существует иной подход, применяемый в спорных ситуациях, — определение однородности товаров с позиций потребителя. При этом «решающее значение придается существованию принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю» .

Так, например, российская практика признала, что пиво и орешки (формально относящиеся к разным классам МКТУ) являются однородными товарами.

———————————

Сергеев А.П. Указ. соч. С. 604.

Привилегия не учитывать однородность товаров при защите исключительного права дается правообладателям общеизвестных товарных знаков, которые подлежат внесению в особый государственный реестр.

4. Особенности условий лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака.

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром.

По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Следует учитывать, что обязанность обеспечить качество товаров существует только для лицензионных договоров. При отчуждении исключительного права на товарный знак бывший правообладатель утрачивает интерес к поддержанию качества товаров, выпускаемых новым правообладателем.

5. Особенности защиты исключительного права на товарный знак. Товар, на котором отсутствует незаконно используемое обозначение, даже если внешний вид этого товара ассоциируется с определенным производителем (и этот внешний вид не зарегистрирован в качестве товарного знака), не является контрафактным.

Поскольку нарушение исключительного права на товарный знак связано с незаконным использованием зарегистрированного обозначения, уничтожению подлежит, строго говоря, именно обозначение. В соответствии с общей нормой п. 4 ст.

1252 ГК контрафактные материальные носители подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если не предусмотрены иные последствия.

Эти иные последствия как раз и предусмотрены в отношении товарных знаков: в тех случаях, когда введение контрафактных товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель не может требовать их уничтожения, а вправе только предъявить требование об удалении незаконно используемого обозначения с товаров, этикеток или упаковок (п. 2 ст. 1515 ГК).

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *